執行摘要：在 2017 年三月議程中，最高法院就聯邦巡迴法院之 In re TC Heartland 一案判決進行口頭辯論之聽審。該案中，聯邦巡迴法院再次確定其自身 25 年前判例，促使非專利營運事業體（non-practicing entities，即）「NPE」得於有利專利之轄區，諸如德州東區法院與德拉瓦州法院進行訴訟。在檢視適用案例與立法史後，Bauz IP 律師事務認定有充分論據促使最高法院限縮專利案件至企業「註冊」地，即其登記註冊州或其 (1) 有侵權事宜且 (2) 為其主要業務活動範圍之法院轄區。此一發展將顯著改善法院挑選以及德州東區法院與德拉瓦州法院之專利訴訟。今日，此二轄區之專利案件佔全國專利案件之 60% 。

詳細資訊：

聯邦巡迴法院於 In re TC Heartland LLC, 821 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2016) 一案中裁定專利特定審判地法規（《美國法典 28 部》 § 1400(b)）當由一般審判地法規（《美國法典 28 部》 § 1391）補充，以作為企業被告「註冊」地之依據。以作為企業被告「註冊」地之依據。此一判例即將審判地擴充為等同個人管轄權。亦即，被告產品出現於某一法院轄區即滿足其法院轄區之判定。然審判地法規與對應之立法史，以及最高法院具拘束力之判例卻強力支持不同的決議。

最高法院判例

石綿產品

特定專利審判地之立法首例出現於《1911 年司法典》之 § 48 章。該法典規定專利侵權案例應於「被告居住之區域中」進行審理。1942 年，最高法院於 Stonite Prods. Co. 對 Melvin Lloyd Co. 315 U.S. 561 (1942)一案中，面臨就專利案例來說，§48 章是否為唯一規定，亦或可經 §52 章 – 當時之一般審判地規定而補充的疑慮。審視致使國會採用專利特定審判地之案例，以及立法史後，最高法院主張「§48 章（專利特定審判地規定）係為管轄專利侵權程序審判地之唯一規定。」亦即，最高法院在石綿產品案例中，將可就專利案件進行審理之地方法院範疇加以限制。

Fourco Glass
1948 年，國會以 §1400(b) 取代 §48 章。在對應文字上，國會將 §48 中「被告居住」用詞以新頒布之 §1400(b) 中「被告所在」取代。其中「所在」一詞亦用於 §1391(c) 之一般審判地法規之中。因此，其所共用之「所在」一詞從而產生兩處規定間關係之議題。亦即，國會是否有以新專利特定審判地獨立於一般審判地法規之外，亦或作為補充之用。

1957 年，最高法院於 Fourco Glass Co. 對 Transmirra Products Corp, 353 U.S. 222 (1957) 一案中，即就該疑點進行闡明。法院指出「除非有明示表示，將不推論國會於修正並整合法規時，意圖改變其效力」。同前第 227 頁。於 1948 年立法史中未查有就 §1400(b) 進行上述意圖，法院裁定取代「居住」之「所在」一詞定義等同前者，兩者皆謂註冊登記之州。同時，法院亦裁定共同使用「所在」一詞並未造成變更石綿案例之判決。法院主張「1400(b) 為判定專利侵權訴訟之唯一專屬規定，其地位等同《1911 年司法典》之 48 章」。同前。

Brunette Machine Works
1972 年，最高法院就 Brunette Mach. Works, Ltd. 對 Kockum Indus., Inc., 406 U.S. 706 (1972) 一案裁定在涉有外國企業之專利案件中應採 §1400(b) 或 §1391(d) 之審判地判斷。於此案例中，僅 §1391(d) 之一般審判地法規明確規範此類案例之適當審判地。法院明確裁定 §1391(d) 當合理視為「長久適用外國法人的規則聲明而完全在所有聯邦審判地法規之外，不論是否為特別或一般法規」Brunette 第 714 頁。因此判定 1391(d) 為管轄條文。

聯邦巡迴法院決議

VE Holding
國會於 1988 年修改 §1391(c) 。增添「為本章所定義審判地之目的」之規範並定義企業「所在」一詞意味「任何於採取法律行動之時其個人管轄權之法院轄區。」由於 §1400(b) 亦位於同章節之下，且亦使用「所在」一詞，造成國會是否意圖利用經修之§1391(c) 補充 §1400(b) 審判地之疑問。若是，則審判地之定義將擴及較多轄區，因專利案件中之「個人管轄權」往往裁定為侵權產品發現地，即，其所「製造、使用、銷售或提供銷售」之地。兩年後，聯邦巡迴法院即於 VE Holding Corp. 對 Johnson Gas Appliance Co.，917 F.2d 1574 (1990) 一案中就審判地之判斷作出裁議。

於 VE Holding Corp. 一案中，聯邦巡迴法院主張國會修正 §1391(c) 時即意圖使其規範補充 §1400(b) 之規定。聯邦巡迴法院指出「為本章所定義審判地之目的…」一詞並決議其意指 §1391(c) 適用於 28 部中第 87 章所有規定，其中包括 §1400(b) 。聯邦巡迴法院推論「法規之用詞明確且其意味並無模糊之處。」同前第 1580 頁。然，聯邦巡迴法院同時表示國會對於「此一修正是否意圖影響 §1400(b) 或者第 87 章中其他條款並無明確指示…」。同前第 1581 頁。該聯邦巡迴法院亦認為 Brunette 一案中 §1400(b) 不再是專利案件之「專有」審判地判斷依據，故而限制其於 Fourco Glass 一案之管轄權。因此，VE Holding 一案肇始得於更多法院轄區對企業提起訴訟之案例。

諸多論點均指出 VE Holding 一案裁決有瑕疵。首先，VE Holding 主張明確違反最高法院針對修正法規的詮釋：法院於不得在「未有明示表示時，推論國會於修正並整合法規時，意圖改變其效力」。Fourco Glass 第 227 頁。綜上所述，聯邦巡迴法院亦指稱並無立法史。唯其仍判定國會意圖利用 §1391(c) 補充 §1400(b) ，從而「修正其效力」。同前。第二，Fourco Glass 與 Brunette 兩案均可視為特定審判地規定較一般審判地規定優先適用之事證。此等詮釋下，最高法院之判例即達不同裁判結果。亦即，§1400(b) 係特意指稱專利案件之公司所在地，故而應優先適用，唯該公司「所在地」位於美國境外者例外。此二者均合理支持 VE Holding 案件裁判有誤之主張。

In re TC Heartland

國會於 2011 年再度修改 §1391 。「為本章所定義審判地之目的」經修正為「為所有審判地之目的」。2011 年另一相關修正事項為 §1391(a)，以「本段落之適用性 – 除法律另有規範者外」作開頭。

五年後，聯邦巡迴法院於 In re TC Heartland 一案再度就最近立法修正之審判地法規針對其審判地疑慮進行說明。聯邦巡迴法院依照自身於 VE Holding 一案所創先例，遵循類比推理並主張 §1391(c) 當作為 §1400(b) 之補充。故 VE Holding 一案之疑慮則連帶影響 In re TC Heartland 一案。從而肇始 NPE 持續採取於有利於原告且往往不便之法院轄區提起專利訴訟案件的慣例。

結論

強而有力之論述指出聯邦巡迴法院於專利案件審判地法規之詮釋有誤。故，最高法院有望重申其於 Fourco Glass 一案之決議，並駁回 In re TC Heartland 一案。若是如此，則專利案件之審判地當限於 §1400(b) 之規定。亦即，國內企業單獨或者與其外國子公司合訴之案件審判地，當限於該企業註冊登記之州（「所在」）或 (1) 其進行侵權之實且 (2) 為其主要業務地之轄區。故此，最高法院將能終止 NPE 挑選諸如德拉瓦州與德州東區之有利原告轄區法院之行徑。

N. Thane Bauz 與 Sunyong Tang 博士合撰